Merci of Danke? Meer dan een vertaling binnen het merkenrecht

Om te beoordelen of verwarring mogelijk is, wordt onder andere gekeken of de merken hetzelfde of sterk gelijkend zijn, en voor welke producten de merken geregistreerd zijn en gebruikt worden.  

Beide merken geregistreerd in de VS 

Zowel Merci als Danke zijn een vertaling van het woord ‘thank you’ en ze zijn beiden aangevraagd voor chocolade. Maar ze kunnen in Amerika perfect naast elkaar bestaan omdat een uitdrukking van ‘dankjewel’ geen sterk merk is in relatie tot chocolade, en omdat Danke en Merci begripsmatig niet hetzelfde betekenen in de VS. 

Sterk vs zwak merk  

Een origineel merk is in de regel een sterk merk: Red Bull is bijvoorbeeld een sterk merk voor energiedrank, omdat een rode stier losstaat van het product. Willen andere energiedrankproducenten een (rode) stier gebruiken, dan zal Red Bull daar in verschillende gevallen succesvol tegen kunnen optreden.  

Een zwak merk daarentegen is deels beschrijvend of heeft weinig onderscheidend vermogen. Een voorbeeld is Booking.com: hoewel deze naam als merk is geregistreerd, kunnen ze andere bedrijven moeilijk verbieden om woorden als "Booking" of "Hotel Booking" in hun naam te gebruiken. Zwakke merken kunnen gelijkaardige merken dus minder goed tegenhouden.

Ook Merci is een zwak merk. In dit geval blijkt dat chocolade en woorden die dankbaarheid uitdrukken zoals ‘Thank You’ heel vaak samen gebruikt worden, zelfs in de marketing van Merci zelf. Deze link verzwakt Merci als merknaam.  

Ook begripsmatig zijn de merken volgens het Amerikaans merkenbureau niet gelijk: Merci en Danke liggen visueel en in klank voldoende ver uit elkaar dat het Amerikaanse publiek deze niet zal verwarren, zelfs al hebben ze dezelfde vertaling.  

En in Europa?

In Europa zou Merci de registratie van ‘Danke’ waarschijnlijk wel succesvol kunnen tegenhouden Een begripsmatige overeenkomst kan in Europa voldoende zijn voor een merkinbreuk. Dat betekent dat een vertaling, wél voor verwarring kan zorgen.  

Eerder stelde een Europese rechtszaak vast dat de tekens ‘Bedankt’ en ‘Merci’ identiek zijn. Hoewel de tekens visueel en auditief niet overeenstemmen, kan de taalkundige betekenis dus leiden tot begripsmatige overeenstemming. In dit geval kon het teken ‘Bedankt’ niet geregistreerd worden voor de verkoop van chocolade.   

Is een ‘zwak’ merk altijd minder beschermd? 

Een vrij beschrijvend merk heeft over het algemeen een minder sterke beschermingspositie. Maar het kan wel een sterke reputatie opbouwen, waardoor de beschermingspositie toch sterker kan worden.  Zo heeft Merci grote reputatie opgebouwd en heeft het hierdoor een ruime beschermingsomvang verkregen: het kon in de EU ook buiten de categorieën van specifiek chocolade (zoals koffie, ijs en koekjes) optreden tegen beeldmerken zoals, Thank You Coffee, Thank You Icecreams en Thank You Biscuits in de EU. Ook Booking.com heeft een heel grote reputatie opgebouwd, waardoor het nu toch een ruimere beschermingsomvang heeft.  

Een zwak merk staat dus niet machteloos, en zeker niet als het een grote reputatie krijgt. Maar opgelet: deze reputatie moet bewezen worden via publiciteit of andere inspanningen. Alleen als je kan aantonen dat het teken door het relevante publiek als een merk wordt opgevat en dus is ingeburgerd, zal het betere kansen hebben om concurrenten tegen te houden.  

Welk merk kiezen?  

Je kiest beter geen beschrijvende naam. Daar zijn twee redenen voor: een te beschrijvend merk wordt geweigerd door het bureau voor intellectuele eigendom (BOIP). Een vrij beschrijvende naam zorgt ook voor een eerder ‘zwak’ merk, wat je dan weer beperkt in je beschermingsomvang. Kijk zeker eens op deze pagina van BOIP als je je merk bepaalt: Tips en trucs voor een onderscheidend merk 

Registreer nu jouw merk!

Bescherm nu jouw naam in de Benelux vanaf € 61 of in de Europese Unie vanaf € 212,5 met een IE-voucher. IE-vouchers maken merkregistratie een pak goedkoper. 

Meer weten over hoe je jouw naam kan beschermen?

Leg een gratis online afspraak vast met een expert op één van onze contactdagen intellectuele eigendom of contacteer ons via ip@vlaio.be.